知识产权恶意诉讼疑难问题探析——以腾讯诉谭发文案为例

本文王静张苏柳文章来源:法律适用

本文版权归作者所有,转载仅供交流学习,如有异议请私信联系删除

王静,广东省高级人民法院知识产权庭庭长,法学博士。

张苏柳,广东省深圳市中级人民法院审判员,普通法硕士。

摘要

知识产权恶意诉讼是恶意利用知识产权制度实施的侵权行为,隐蔽性强、危害大、群众反应强烈,对我国知识产权保护事业的健康发展、公平有序的竞争秩序造成不利影响,而知识产权的法定性、专业性给知识产权恶意诉讼的识别和规制带来难题。我国现行法律规定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由,但该类型纠纷的构成要件、相关裁判标准尚无规定,缺乏可操作性的指引。本文通过总结知识产权恶意诉讼的行为表现、特点及成因,考察域外知识产权恶意诉讼规制路径,以腾讯诉谭发文案为例,对该类型纠纷相关疑难问题逐一分析,并提出知识产权恶意诉讼的综合治理之策。

关键词

知识产权恶意诉讼过错损害

知识产权恶意诉讼现象引起了社会的广泛关注,对其规制既要防止少数市场主体以滥用权利的方式损害公平健康的市场竞争秩序和他人的合法权益,又要依法保障知识产权权利人在其权利范围内获得充分和严格保护。因该类型案由是知识产权诉讼领域的新类型案由,“恶意”的认定、“损害责任”的确定标准等难点问题均无明确的法律规定。目前,理论和实务界多数认为,知识产权恶意诉讼行为本质上属于侵权行为。有的判决依据侵权责任构成要件的理论学说明确其行为要件并进行论述。笔者认为,理论学说并非正式的法律渊源,在司法裁判中,对此类案件的审理仍应严格依据我国法律相关规定审查判断,着重审查行为人的“过错”和行为的“损害”。在认定“过错”时,应在民法理论的基础上,充分考虑知识产权的特殊性,分析相关权利基础,并采取主客观相统一的标准,审查行为人的判断能力和其客观化的外在行为。

腾讯公司诉谭发文

一案概述

(一)基本案情

深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯公司)拥有多项“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及注册商标专用权。谭发文系傲为科技(深圳)有限公司(简称傲为公司)的股东及董事。2008年12月谭发文向国家知识产权局申请“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”外观设计专利,并获得授权。2011年3月,腾讯公司以谭发文、傲为公司销售的QQ迷你音箱侵害其著作权和商标权为由提起诉讼。后双方就该两案达成和解,谭发文同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元。谭发文同时承诺,将于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅音箱外观设计专利的申请。后经法院查明,谭发文并未履行承诺,且持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。此后,腾讯公司与深圳中科睿成智能科技有限公司(简称中科公司)合作生产、销售企鹅外形音箱。2016年2月,谭发文以腾讯公司及中科公司侵犯其外观设计专利权为由,提起诉讼,要求法院确认腾讯公司及中科公司侵权并判令腾讯公司及中科公司支付专利使用费90万元。腾讯公司随即针对谭发文的外观设计专利提出无效宣告请求,原国家知识产权局专利复审委员会经审查宣告该外观设计专利权无效。广东省深圳市中级人民法院遂裁定驳回谭发文的起诉。后腾讯公司以谭发文明知其外观设计专利不符合授权条件,仍然恶意提起侵害专利权的诉讼,并给腾讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失为由,向广东省深圳市中级人民法院提起本案诉讼,请求判令谭发文的行为构成恶意提起知识产权诉讼,请求判令谭发文赔偿损失、赔礼道歉并消除影响。

该案经广东省深圳市中级人民法院审理后,作出(2017)粤03民初632号民事判决:认定谭发文的行为构成恶意提起知识产权诉讼,判令其赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。谭发文不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院作出(2019)粤民终407号民事判决:驳回上诉,维持原判。

(二)裁判理由概述

法院生效裁判认为:

1.谭发文的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼的问题。恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为。本案中,判断谭发文针对腾讯公司提起专利诉讼的行为是否构成恶意诉讼,应从谭发文该行为是否构成侵权行为进行分析。首先,关于谭发文是否存在过错的问题。从权利基础分析,腾讯公司的QQ企鹅形象具有较高的知名度。谭发文利用外观设计专利不进行实质审查的制度,将他人拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利,其涉案专利权缺乏正当的权利基础。从主观状态分析,谭发文在起诉前曾被腾讯公司以侵害其QQ企鹅形象著作权和商标权起诉,双方达成和解,谭发文同意停止侵权并赔偿损失,说明谭发文主观上早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利,且知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。此外,谭发文在申请涉案专利及提起专利诉讼时,均聘请了专利代理机构和律师,具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力。从谭发文的诉讼行为分析,谭发文在明知腾讯公司拥有QQ企鹅形象在先权利、其涉案专利权不具备合法权利基础的情况下,仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权,在腾讯公司对涉案专利提起无效宣告程序后,仍继续参与无效宣告程序和专利诉讼程序,而且在上述程序中,谭发文均委托了专业律师参与相关程序,能够预见其行为的结果,该行为不属于善意行使诉讼权利,具有损害他人权益的故意。综上,谭发文提起专利诉讼的行为违反了诚实信用原则,具有主观恶意,存在过错。

综合考虑谭发文提起专利诉讼的权利基础、对涉案专利的判断能力、在诉讼相关行为中的表现及抗辩理由,谭发文明知其诉讼请求缺乏正当权利基础,仍不正当地提起专利诉讼,违反了诚实信用原则,主观上具有恶意,损害了腾讯公司的合法权益,构成恶意提起知识产权诉讼。

2.赔偿数额的问题。因专利权人的恶意给他人造成的损失应包括直接损失和间接损失。在损失的具体数额无法确定时,应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。本案中,首先,腾讯公司已提交证据证明其已支付专利诉讼案律师费3.5万元、无效宣告请求费1500元、本案一审律师费2万元、公证保全费4000元,该部分损失为应对恶意诉讼而支出的合理开支,应予以支持。腾讯公司还主张其支付了差旅费以及本案二审律师费,该部分支出具有合理性和必要性,并且已经实际发生,但因腾讯公司未提交相关证据,该部分损失酌情予以支持。其次,腾讯公司主张其与中科公司因恶意诉讼终止合作,遭受了授权许可费等可得利益损失。在专利诉讼中,谭发文与腾讯公司均认可腾讯公司与中科公司的合作,但腾讯公司未提交授权许可费或可得利益损失的相关证据,根据商业惯例,腾讯公司与中科公司的合作确实会因恶意诉讼受到一定影响,该情节可作为确定赔偿数额的参考因素。第三,腾讯公司主张其因恶意诉讼导致商誉损失。鉴于一审未支持该部分损失,且腾讯公司未提出上诉,对腾讯公司该主张不予支持。根据上述腾讯公司因恶意诉讼遭受的损失情况,综合考虑QQ企鹅的知名度较高,谭发文在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利,且在前案调解后,仍滥用诉权向腾讯公司提起恶意诉讼,并要求腾讯公司支付其专利许可费90万元,明显违背诚实信用原则,主观恶意明显,情节较为恶劣等因素,法院认为一审法院酌情确定谭发文赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元具有事实和法律依据,依法予以维持。

知识产权恶意诉讼

规制的必要性

保护知识产权就是保护创新。知识产权保护制度是激发创新活力、促进高质量发展、维护公平竞争秩序的必然要求,是产权保护的重要内容,是提高我国经济竞争力的最大激励。我国知识产权保护制度历经近30年的发展,法律法规不断完善,知识产权保护能力和保护水平全面提升。但是在这一过程中,一些恶意利用知识产权制度损害他人合法权益、谋取不当利益的行为,给知识产权保护造成严重不良影响,成为制约知识产权保护事业健康发展不可忽视的问题。

(一)恶意利用知识产权制度的行为表现

知识产权恶意诉讼,是指以获取非法或不正当利益为目的,无事实和法律依据故意提起知识产权诉讼的行为,是恶意利用知识产权制度侵害他人权益的一种行为表现。除恶意提起知识产权诉讼外,恶意利用知识产权制度还有以下几种较为突出的行为表现,引起社会高度关注。

1.恶意通知、恶意投诉,主要表现为行为人利用“通知-删除”规则等向电商平台、展会主办方恶意通知、恶意投诉,使受害者面临断链、禁售、撤展威胁,严重损害受害者的合法权益和正常竞争秩序的行为。根据阿里巴巴平台治理部2017年公布的数据,2016年淘宝平台近103万卖家和超600万条商品链接遭受恶意投诉,造成卖家损失达1.07亿元,恶意投诉行为的权利人账户5862个,恶意投诉总量占到其知识产权保护投诉总量的24%。据浙江省高级人民法院联合课题组发布的《关于电商领域知识产权法律责任的调研报告》显示,拼多多反映恶意投诉占比30%以上。面对部分行为人在平台、展会上的恶意通知、恶意投诉,平台机构、展会维权部门有时也难以鉴别其知识产权的合法性以及是否侵权,往往直接采取下架被诉侵权产品等措施,给受害者带来严重损害。

2.恶意发送侵权警告,主要表现为行为人利用知识产权向竞争对手或竞争对手的经销商、客户等发送警告函、律师函等,要求下架、销毁竞争对手产品的行为。发送知识产权侵权警告是商业实践中常见的维权方式,滥用警告函却成为贬损竞争者商誉的商业工具。最高人民法院曾在理邦诉迈瑞案中阐述了其中的界限。理邦公司认为迈瑞公司在其上市的关键时段向其客户寄发律师函的行为构成商业诋毁的不正当竞争行为。最高人民法院认为,发送侵权警告函既可以是权利行使的范围,可以被用以行使和保护权利,又可以是市场竞争行为,可被用以进行市场竞争或者不正当竞争。专利权人发送侵权警告要适当,不能滥用侵权警告而损害他人合法权益、扰乱市场竞争秩序,如果专利权人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势,以不正当方式滥用侵权警告,损害竞争对手合法权益,则超出权利行使的范围,可以构成商业诋毁或其他不正当竞争行为。

3.恶意申请注册权利,主要表现为非正常申请注册商标、申请专利等不正当获取知识产权、损害他人合法权益的行为。国家知识产权局《规范商标申请注册行为若干规定》第3条列举了非正常商标申请注册的行为,包括不以使用为目的恶意申请商标注册、抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标、以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册等。国家知识产权局《关于规范专利申请行为的若干规定》第3条规定了六种非正常专利申请的情形,包括重复提交完全相同的申请、明显抄袭现有技术或现有设计、简单替换或拼凑的专利申请、弄虚作假的专利申请、利用计算机技术随时生成产品开关、图案或色彩的专利申请等。恶意申请、注册相关权利既可成为恶意利用知识产权维权的有效工具,也可成为侵害他人合法权益的合法掩护。如在博柏利有限公司与佛山市南海区路必达马球皮具制品有限公司、章可明等侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中,被告章可明等不断申请、注册与原告博柏利公司涉案商标相同或近似的商标,并且以博柏利公司的格子商标图案申请了数十个外观设计专利,利用已经授权的外观设计专利阻挠博柏利公司对其采取法律行动。在著作权领域,不正当获取权利的情况也时有发生,如轰动一时的“黑洞”照片事件,主打“正版商业图片”的视觉***站将科学机构公布的人类历史上首张黑洞照片打上“视觉中国”标签,引起社会公众对著作权保护的误解。

(二)知识产权恶意诉讼的特点

知识产权恶意诉讼属于恶意利用知识产权制度最严重的行为,其损害后果远超过上述其他几种行为,具有以下几个特点:

第一,形式上的合法性。知识产权恶意诉讼的行为人据以起诉的知识产权均具有形式上的合法性。由于我国行政机关对著作权登记、实用新型专利和外观设计专利申请仅进行形式审查,不进行实质审查,所以即使行为人的知识产权实质不符合授权条件,仍然能通过形式审查获得授权,从而拥有形式上合法的知识产权。这种形式上合法的知识产权,成为行为人展开恶意诉讼、进行恶意维权等行动的有力武器。

第二,极强的隐蔽性。知识产权专业性强,不具备相应专业背景的人士难以判断行为人所持知识产权的合法性,并且,合法维权与侵权行为的界限并不十分清晰,当行为人利用知识产权恶意提起诉讼时,受害者处于非常不利的地位。被诉侵权产品的终端销售者往往因缺乏专业的诉讼能力、无力应对诉讼而被迫支付赔偿金,与行为人达成和解。

第三,成本低、损害大。相比其他恶意诉讼行为而言,知识产权恶意诉讼的起诉成本低,损害更加严重。知识产权领域的保全制度特别是行为保全制度,可以在起诉后甚至未起诉时即申请法院责令受害者停止生产、销售等经营活动,行为人向法院提起诉前或诉中行为保全措施往往能给对方当事人造成极大困扰,一些当事人迫于行为保全的压力不得于以赔偿换市场。行为人选择在特殊的时机如双十一、618促销活动、公司上市前期、融资关键期等,恶意提起知识产权诉讼等行为,将造成受害者错过市场或推迟上市、融资受阻等难以弥补的损害。

值得注意的是,知识产权商业维权是否属于恶意诉讼?随着知识产权保护的发展,有的权利人针对广大个体工商户或终端销售网店提起大规模的批量诉讼,在诉讼中罔顾被告的实体经营规模和经营能力,拒绝和解或降低调解金额,一味追求商业利益,被批量维权“扫荡”的群体往往知识产权意识薄弱,对商业维权现象不理解,将商业维权称作知识产权“敲诈勒索”,造成社会对知识产权保护力度的误读。如南阳宛艾产业协会负责人称遭遇“专利围剿,频频被艾灸专利敲诈勒索”,2017年超过100家南阳艾草加工、销售企业被起诉,侵权赔偿及私了赔偿金额超过1000万元,后据以起诉的专利被宣告无效,最终364起诉讼被法院驳回,该协会知识产权顾问认为这是典型的专利权滥用行为。在该专利商业维权诉讼中,如果行为人明知其专利不符合授权条件仍提起知识产权诉讼,故意损害他人合法权益,获取不当利益,该诉讼可能属于恶意诉讼。但诉讼数量并非判断相关诉讼是否具有不法性的考量因素。正如有学者所言,知识产权诉讼的市场化和商业化是知识产权财产性的应有之义。知识产权商业维权多数不属于知识产权恶意诉讼,只有在行为人的权利基础、维权手段等存在不正当性的情况下,才可能成立知识产权恶意诉讼。

(三)知识产权恶意诉讼的成因

综观实践中各种知识产权恶意诉讼行为,究其原因,主要有以下两个方面:

一是利益的诱导。知识产权作为一种私权,权利人天然有扩张权利范围、模糊自身权利边界、实现自身利益最大化的冲动。从全球范围来看,国家、企业或个人层面都在大力推进以自身利益为本位的知识产权战略(或策略),权利人或潜在的侵权人都在充分利用规则以谋求自身更大利益,其行为和手段早已似脱缰之野马。一方面知识产权恶意诉讼的行为隐蔽性强、成本低、获利高,行为人在商业利益的驱逐下实施侵权行为。另一方面,知识产权竞争已成为企业市场竞争的重要工具,知识产权恶意诉讼成为打击竞争对手的有力武器。

二是立法的不足。知识产权恶意诉讼的识别较为复杂。与一般物权不同,知识产权的内容具有法定性,其内容及效力范围有赖于法律的规定,体现效力推定的特点,相关权利存在被无效或被撤销的可能。据有关机构统计,在发生效力争议的专利中,被宣告无效或者部分无效的比例在60%左右。这些被宣告无效或部分无效的权利,多数是源于行政、司法对知识产权授权标准的理解和把握不同,而非权利人恶意申请相关权利。同时,在是否侵权的判断上,专业性强,存在不确定性,当事人的主观故意难以举证证明。因此,知识产权恶意诉讼的认定标准尚不统一,难以识别。权利的正当行使与滥用权利的界线存在模糊性,如果不考虑具体情况而过分打击恶意诉讼,将限制知识产权合法维权,影响当事人正常行使诉讼权利。因此,知识产权恶意诉讼行为具体应如何认定和规制,立法和司法但仍持谨慎态度。

知识产权恶意诉讼

规制的路径

(一)知识产权恶意诉讼的本质

知识产权恶意诉讼规制路径的选择,应建立认清知识产权恶意诉讼的本质的基础上。

知识产权恶意诉讼是否属于知识产权滥用的行为?知识产权滥用是指权利人行使知识产权超出了法律、法规的规定,不正当行使其权利,损害他人利益、社会公益或者限制排除竞争。有的观点认为,著作权、商标权和制止不正当竞争的权利基本不存在滥用的问题,知识产权滥用主要指专利权在垄断意义上的滥用,随意主张权利并非滥用知识产权。有的观点认为,知识产权滥用现象不仅包括知识产权领域的反垄断问题,还包括利用知识产权滥发警告函、滥用诉权等的行为。笔者认同知识产权恶意诉讼的行为与知识产权滥用行为并不等同。知识产权滥用的前提在于存在一个合法有效的知识产权,而在知识产权恶意诉讼中,部分行为人所享有的“知识产权”系以不正当手段获得,并非真正合法有效的权利,不存在滥用权利的基础,而是以保护知识产权之名行侵害他人合法权益之实。

知识产权恶意诉讼是否属于滥用诉权的行为?滥用诉权是指行为人过度使用或不正当行使诉讼权利。有的观点认为,知识产权恶意诉讼属于滥用诉权的行为。有的观点则认为,滥用诉权的行为人往往基于一定的纠纷事实或是在享有实体权利的基础上行使诉权,而知识产权恶意诉讼的提起是缺乏事实和法律依据的,实质上不符合法律规定的起诉条件,与滥用诉权不同。笔者认为,广义而言,滥用诉权的行为包括滥用诉讼权利(如管辖权异议、申请延期、申请回避、申请保全、申请中止等),也包括恶意诉讼、虚假诉讼等。知识产权恶意诉讼属于广义上的滥用诉权行为。

从本质而言,知识产权恶意诉讼属于一种特殊类型的侵权行为。我国学术界多数从侵权行为的角度讨论和规制恶意诉讼。如杨立新教授认为,恶意诉讼是指行为人由于过错所实施的提起、进行诉讼,或诱使他人提起、进行诉讼,或积极参与、推动诉讼,致使他人人身或财产受损的违法行为。汤维建教授认为,恶意诉讼是指当事人故意提起一个在事实和法律上无根据之诉,使受害者陷于不利司法境地、受到不利甚至不公正判决,从而为自己谋取不正当利益的诉讼行为。在我国民法典的起草过程中,由中国人民大学王利明教授和中国社会科学院法学所梁慧星教授分别主持起草的中国民法典侵权行为编的草案建议稿中,都将恶意诉讼行为列为一种侵权行为,并提交了全国人大常委会法制工作委员会,其中,王利明教授主持起草的专家意见稿第三章第十五节第180条对恶意诉讼作出规定:“恶意诉讼,是指故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的,应当承担民事责任。”但是上述关于恶意诉讼的规定最终未在民法典中规定。可见,立法上对恶意诉讼的概念及规制路径尚未形成共识。

(二)知识产权恶意诉讼规制的域外考察

1.英美法系

“恶意诉讼”的概念来源于英美法。在英美法系中,恶意诉讼为侵权法的概念,属于侵权行为的一种类型。如《美国侵权行为法重述》认为,恶意诉讼为“无正当理由的诉讼”,包括三种形式,即刑事诉讼程序的非法控诉、民事诉讼程序的非法利用民事诉讼程序以及滥用诉讼程序,对于上述三种恶意诉讼行为,行为应当就其行为所导致的损害后果承担侵权责任。

虽然美国并没有专门针对知识产权恶意诉讼的案由,但美国通过完善的诉讼制度规制知识产权恶意诉讼行为。首先,原告即权利人的不正当行为可以成为被告对原告的防御措施。依据“不洁之手”(unclean hands)理论,权利人必须坦率、公开和诚实。《美国专利法实施细则》56条规定,每一个参与专利申请的人都负有诚实善意的义务,向美国专利商标局(USPTO)披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。如果虚伪陈述重要事实、未揭露虚伪陈述的存在或者提供错误的重要信息,再加上主观上欺瞒的意图,就构成“不正当行为”(Inequitable Conduct)。如果被告证明专利权人在专利申请过程中实施了不正当行为,则整体专利无效且不可执行。其次,受害者有反诉的权利。如果证明权利人实施了不正当行为,则受害者可以提起反垄断或不正当竞争之诉。申请人在申请过程中所做的一切误导、隐瞒,在随后的侵权诉讼中都可以成为毁灭自己的武器。第三,证据开示制度(discovery)。美国诉讼在庭审之前有一个证据调查程序,要求当事人必须经过合理查询(reasonable inquiry),获得充分依据之后善意行事,如果提起诉讼的行为人主观上具有恶意诉讼的动机,在这个阶段就会败露,这一程序起到遏制恶意诉讼、审核当事人诉讼资格的作用。第四,惩罚性赔偿制度。美国法院认为专利恶意诉讼可适用最高三倍的惩罚性赔偿。美国专利法第285条规定,对恶意诉讼可以要求对方赔偿律师费。

英国于2017年4月颁布了《知识产权(恶意威胁)法》,就知识产权诉讼威胁的认定标准、可起诉性、抗辩事由和恶意诉讼威胁的救济措施等问题,进行了统一规定,旨在“规制以涉嫌侵犯专利权、商标权、外观设计权与欧盟外观设计为由发送恶意诉讼威胁”,被称为“恶意知识产权诉讼威胁立法规制之最简方案”。该法针对不同的知识产权客体确立了统一规则,界定了诉讼威胁的内涵,可起诉的诉讼威胁的范围,明确法律容忍的诉讼威胁“允许的通告行为”的范围,规定受害者的救济措施包括禁止再次向受害者发出诉讼威胁的禁令、宣告诉讼威胁的非正当性、赔偿受害者的损失等。

2.大陆法系

大陆法系将“恶意诉讼”视为滥用诉权的行为,主要从程序法的角度予以规制。罗马法以诚实信用原则规制恶意诉讼,通过罚金、庄严宣誓等方式抑制恶意诉讼。法国明确要求有“合法的利益才能起诉”,其《新民事诉讼法》第32条规定:“以拖延诉讼方式或者以滥诉方式进行诉讼者,得判处100法郎至10000法郎的民事罚款,且不影响对方当事人可能对其要求的损害赔偿。”《德国民事诉讼法》第96条规定,“当事人或代理人恶意陈述虚伪事实,或妨碍当事人的陈述,提出无理争辩及提出不必要的证据时,法院可以处以罚款。”《日本民事诉讼法》第384条、《西班牙民事诉讼法》第11条,《葡萄牙民事诉讼法典》第456条、《澳门民事诉讼法》第5编第2章等均从民事诉讼的角度规制恶意诉讼行为。

大陆法系也没有专门针对知识产权恶意诉讼的案由,欧洲如英国、德国、荷兰非常重视知识产权保护,通常是鼓励权利人保护自己的合法权利,如果权利人败诉,可能需要承担对方的律师费,从而起到制约权利人滥诉的效果。日本《不正当竞争防止法》规定了如行为人以虚假事实等行为欺骗法院,被害人有权提起侵权损害赔偿之诉,具体情形包括:(1)对方当事人故意损害自己的权利,拖延诉讼;(2)对方当事人不具有权利基础;(3)对方当事人主张的事实是虚假的、不存在的,但仍然给自己的交易对象发送有关权利侵害内容的警告。可见,日本将知识产权恶意诉讼纳入反不正当竞争法规制的范畴。同时,《日本专利法》第104条第3款规定,在专利权或专利独占实施权的侵权诉讼中,其专利如果应专利无效审判被认定无效的,专利权人、独占实施权人不能向对方行使权利。

(三)我国涉知识产权恶意诉讼的立法梳理及“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由由来

虽然我国并无关于知识产权恶意诉讼的概念、构成要件及法律后果的法律条文,但相关立法仍可起到规制作用。涉及知识产权恶意诉讼的规定包括:1.《宪法》第51条:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”2.《民事诉讼法》第13条:“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。”第49条:“当事人必须依法行使诉讼权利,遵守诉讼秩序,履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书”。3.《民法典》第1165条:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”4.《专利法》第47条:“因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。此外,针对行为人的恶意诉讼行为,受害者可以向行政机关提起无效宣告程序,或者在侵权诉讼中对行为人的权利提出质疑。实践中,有的法院在行为人提起的侵权诉讼中直接对其行为是否构成恶意诉讼作出认定。如在指南针公司与优衣库公司一案中,法院认定指南针公司囤积2600余件注册商标,其中包括大量与知名品牌高度近似的商标在网上公开出售,商标权利人利用非自身使用目的而注册的商标,意图通过恶意诉讼获取赔偿,造成相对人利益和社会公共利益损失的,不应支持,同时还责令由其自行承担因恶意诉讼所产生的相关费用。

在2008年第三次修改《专利法》时,国家知识产权局发布的《中华人民共和国专利法修订草案(征求意见稿)》曾建议规定:“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或者现有设计,恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的,被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”但该条最终未被纳入立法。

2011年《民事案件案由规定》新增了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由,将其归入知识产权权属、侵权纠纷。最高人民法院民事案件案由规定课题组明确因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷本质上属于侵权行为。但是,课题组同时认为,“因为难以从文字上准确界定”,知识产权恶意诉讼问题“留给司法实践中去根据个案来判断”,“具体到个案中如何界定恶意诉讼,需要十分谨慎”,“本次增加此种案由类型,既指引地方法院可以受理此类诉求,也是希望能够通过知识产权审判来总结相关司法经验”。

“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的疑难问题

实践中,“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案件的审理难点主要有:一是“恶意”应如何审查认定,二是损害赔偿的标准应如何把握。其中“恶意”的审查判断标准为该案型纠纷最主要的难点。

(一)“恶意”的认定标准

1.关于“恶意”的过错形式

依据我国《民法典》第1165条的规定,过错是一般侵权行为的归责基础。“过错”包括两种形式:故意和过失。显然,过失不在判断“恶意诉讼”的考量范围。那么,故意和恶意应如何区分呢?有的观点认为,“恶意”有两种含义:一是指无正当理由故意从事某种违法行为;二是具有不正当的动机。因此,认定“恶意”须考量行为人的动机。但是,由于我国《民法典》侵权责任编并无“恶意”的概念,只能在故意的概念范畴下对知识产权恶意诉讼进行考量。故意指行为人能预见自己行为的结果,仍然希望或放任结果的发生。根据行为人“欲求”方式是积极还是消极,故意分为直接故意和间接故意。直接故意是行为人通过一定行为积极追求行为后果,即明知而为之。间接故意指行为人虽不希望行为后果发生,但由于不作为,消极放任损害结果的发生,即应知而不为之。那么,恶意是否仅指直接故意,是否包括间接故意?张新宝教授认为,恶意是危害最大的故意,必须是直接故意,必须对他人的正当利益或者法律的权威构成威胁,在进行一定行为时明显以追求他人之损害为目的而不是行使自己的正当权利。考虑到知识产权的权利界限存在模糊性,如果以“应知”标准来判断其权利授权或提起诉讼时的主观状态,可能会带来技术研发人员尽量不去阅读或获知相关专利文献的“有意无视效应”,从而引致妨碍科技创新的“寒蝉效应”。而且,从行为状态分析,恶意诉讼行为属于一种积极主动的行为。因此,笔者认为,知识产权恶意诉讼的“恶意”要求行为人具有“明知而为之”的主观过错,不应包括“应知而不为之”,即该“恶意”的过错形式为直接故意,不包括间接故意。

2.关于“恶意”的判断标准

关于过错的判断标准,理论上存在主观过错说和客观过错说两种观点。所谓主观过错说,是指过错是行为人主观上应受非难的一种心理状态。该学说受理性哲学的影响,尤其是以康德为代表的“自由意志理论”的影响,过错为“人格过失(personal fault )”或“道德过失(moral fault)”。客观过错说认为过错并非在于行为人的主观心理态度是否具备应受非难性,而在于其行为本身是否具有应受非难性,行为人的行为若不符合某种行为标准即为过错。客观过错说受实证主义哲学的影响,认为过错是一种社会评价,行为与其说是由行为者的自由意志决定,毋宁说是由客观条件决定,应以客观的行为判断标准来判断过错。我国侵权责任法律多数以客观标准评价过错,即采用“合理人”或“良家父”的标准。但是,知识产权恶意诉讼的过错,属于“应知而为之”的直接故意,应考虑行为人的动机,不能仅以客观标准来评判。因此,笔者认为,在知识产权恶意诉讼中,判断当事人是否具有提起诉讼的主观故意,应坚持主客观相结合的标准,从其权利基础、判断能力、相关行为、诉讼时机等多方面进行判断。

(1)关于权利基础。在知识产权恶意诉讼中,行为人据以提起诉讼的知识产权往往被宣告无效或撤销。如前所述,涉案知识产权被宣告无效或被撤销并不能直接反推出行为人明知权利存在瑕疵。通过梳理近年来我国司法实践中关于知识产权恶意诉讼的相关案例,权利被宣告无效或被撤销主要有如下情形。

一是行为人不当取得权利,主要表现为将他人的权利或公有领域的智力成果申请为自己的知识产权。本案即属于将他人的权利申请为自己的知识产权的情形。腾讯公司的QQ企鹅形象具有较高的知名度。谭发文在申请专利前曾使用QQ聊天软件,应知道腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利,但谭发文仍利用外观设计专利不实质审查的制度,将QQ企鹅形象在音箱上申请外观设计专利。谭发文将他人的在先权利申请为外观设计专利的行为,是判断其主观上是否存在恶意的重要因素。再如在美爵信达公司诉比特公司恶意诉讼案中,法院认定比特公司将他人的商标注册为自己的商标,属恶意抢注商标,具有恶意。

二是权利被宣告无效或撤销系基于自身原因。在这种情形下,应区分情况。有的权利被宣告无效或撤销是基于权利人自身的过失或理解有误。如在明日公司诉维纳尔公司专利损害赔偿纠纷案中,维纳尔公司将其生产相关产品的宣传册中公开的设计申请为外观设计专利,并对同行业竞争者明日公司提起专利诉讼。法院认为,涉案专利被无效的原因是维纳尔公司在其自身的产品宣传中公开了相关设计,维纳尔公司并非将其他自由公知设计或已有设计申请为外观设计专利,因此不能得出维纳尔公司恶意申请外观设计专利的结论。同样,在恒力公司诉司贝宁公司案中,涉案专利因权利人对新颖性的理解有误,造成其自己的技术因新颖性存在问题而被宣告无效。一、二审法院均未认定权利人存在恶意。

有的权利被宣告无效或撤销是基于当事人的过错。如在远东水泥诉四方如钢恶意诉讼案中,法院认为四方如钢公司作为拥有多项专利的专利权人,仍依据其在无效宣告程序中已经主动放弃的权利要求提起专利侵权诉讼,具有主观恶意。

三是权利被无效或撤销的原因并非其自身的原因。由于专利等知识产权的界限存在模糊性,相关权利的效力判断存在评判标准不一致的问题,而且我国对知识产权保护采取司法、行政二元分立体制,权利的效力可能存在反复的情况。如因效力认定标准不一导致的权利被无效或撤销,一般不认定具有恶意。在恒盛公司诉多棱公司案中,多棱公司2006年起诉恒盛公司侵害其发明专利权,后专利被宣告无效,多棱公司撤诉。2007根据生效行政判决,涉案专利维持有效,多棱公司再次起诉并申请财产保全。诉讼中,案外人提起无效程序,2011年,涉案专利被宣告全部无效,多棱公司再次撤诉。恒盛公司遂提起因恶意提起知识产权损害责任纠纷诉讼,认为多棱公司对其数次提起专利诉讼并申请财产保全等诉讼措施存在恶意。一、二审法院认为,涉案专利为发明专利,本身较为稳定,涉案专利的有效性发生变化系专利行政机关与司法机关的评判标准不一所致,并非多棱公司主观上存在恶意。

(2)行为人的判断能力,即行为人是否有能力判断并知悉其权利存在瑕疵。由于知识产权的专业性、法定性,法律制度有其特有的安排,行为人如果不具备知识产权制度相关知识或相关领域的从业经验,可能无法判断其权利上存在的瑕疵。本案中,谭发文在申请涉案专利及提起专利诉讼时,均聘请了专利代理机构和律师,应具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力。前述四方如钢案也以行为人具有相关领域从业经验,对行为人的判断能力作了分析。

(3)行为人的相关行为,即综合审查其客观化的外在行为。本案中,谭发文在起诉腾讯公司前曾被腾讯公司以著作权和商标权侵权为由起诉,谭发文承认侵权并与腾讯公司和解,足以说明谭发文主观上的“明知”。谭发文在明知其无正当权利基础的情况下仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权,具有损害他人权益的故意。

实践中,有的行为人在行使知识产权时,提起了保全等诉讼程序,给对方造成较大的损失。这种保全行为是否属于恶意诉讼,实践中曾存在争议。在“许赞有”案中,许赞有将早已公开的竹席设计申请了一系列的“竹毛毯”外观设计专利,并依据这些专利在全国范围内发起几十件专利侵权诉讼并申请保全,在上海、杭州、宁波等海关扣押了数以千计的竹席产品,使一大批竹席工厂因产品被海关扣押、外贸违约、法院行为保全而趋于破产,后来许赞有的专利权相继被宣告无效。曾遭受许赞有专利诉讼的公司分别在杭州、南京、上海的法院起诉许赞有赔偿其专利权滥诉行为造成的损失。有的法院以“涉案外观设计专利被宣告无效前所实施的维权行为具备合法性”驳回了被害公司的诉讼请求,有的法院则以许赞有财产保全和行为保全申请错误判决其对被申请人造成的财产损害承担赔偿责任。最高法院在许赞有与雪强公司再审案件中指出,由于专利权的稳定性是相对的,任何人都可以通过宣告专利权无效程序对已授权的专利提出宣告无效的请求,专利权人应当知道自己的专利权存在被宣告无效的可能性,因此,专利权人在行使有关权利时,特别是申请财产保全、责令停止有关行为等有可能给被申请人直接造成损害的措施时,应谨慎注意,充分评估其中的诉讼风险。最高法院以许赞有未尽注意义务,申请财产保全、责令停止有关行为等给雪强公司直接造成损害的措施属于申请错误为由,认定许赞有构成侵权。该案发生时尚无“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由。笔者认为,行为人在明知其权利基础存在瑕疵的情况下,滥用知识产权行为保全、财产保全等程序,给他人造成损失的,这种滥用保全的行为,可以作为审查判断“恶意”的参考因素。

(二)“损害责任”的确定标准

损害是发生侵权责任的必备要件,无损害,无责任。此类纠纷的“损害责任”的内涵应如何理解,赔偿的具体范围和标准应如何把握,是司法实践的难点。

1.“损害”与“损失”应如何理解

根据本案案由,行为人对其提起知识产权恶意诉讼带来的“损害”应承担民事责任。而根据《专利法》第47条第2款规定,因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。那么,在知识产权特别是专利恶意诉讼中,“损害责任”是否仅指“损失”?笔者认为,从概念来说,损害包括损失(loss)和伤害(injury)。知识产权恶意诉讼可能带来受害者的财产损害,也可能带来受害企业和个人的商誉、名誉等非财产损害,而赔偿损失是侵权责任承担的其中一种方式。根据案由的表述,因恶意提起知识产权诉讼应承担的责任是损害责任,法律并无限定知识产权恶意诉讼的损害责任仅为赔偿损失,受害者请求消除影响、赔礼道歉等赔偿损失之外的民事责任的,如有事实依据,可予以支持。

2.赔偿的具体范围

从损害的本质分析,损害是指“权利或利益受侵害时所生之不利益”。这种利益,包括“所受现实损失与所失可得的利益”。受害者为应对恶意诉讼支出的诉讼费、律师费、公证保全费、无效宣告请求费、差旅费等具有合理性和必要性的费用属于所受现实损失,依法应予以支持。但是,受害者因恶意诉讼导致商业合作失败、机会损失等可得利益损失,能否给予支持呢?笔者认为,因知识产权恶意诉讼侵权行为造成的损害既包括积极的损害,即受害者现有财产的减少,也包括消极损害,即本来应当获得的利益而未获得,学理上称为“逸失利益”。但是,受害者的所失利益必须是确定的,与侵权行为具有因果关系,如史尚宽先生所说“于加害行为时存在,而依吾人一般之智识经验可得而知及为债务人所知之通常或特别情事为基础,依其自然发展,一般可得预期之利益”。本案中,腾讯公司与他人的合作因恶意诉讼中止,有事实基础,具有确定性,腾讯公司遭受的该可得利益损失属于因恶意诉讼导致的间接损失,也应在确定赔偿数额中予以考虑。

3.知识产权恶意诉讼的惩罚性赔偿制度探讨

关于恶意诉讼能否适用惩罚性赔偿的问题,有的学者呼吁确立恶意诉讼侵权惩罚性赔偿制度,在规制恶意诉讼领域发挥惩罚性赔偿制度的威慑和恐吓作用。笔者认为,2018年出台的《中华人民共和国电子商务法》第42条规定,“恶意发出错误通知,造成平台内经营者损失的,加倍承担赔偿责任”,明确了恶意投诉可适用惩罚性赔偿。知识产权恶意诉讼的非法性和损害后果远大于恶意投诉,建立知识产权恶意诉讼惩罚性赔偿制度既有现实意义,也有可行性。

(三)其他相关问题

1.刑法规制问题

知识产权恶意诉讼行为能否入刑?上海“专利敲诈勒索第一案”引起热议。上海浦东新区法院于2019年10月对该案进行宣判,认为被告人以非法占有为目的,积极采用人为的方式弄虚作假,制造被害单位侵权的假象,以此作为要挟的借口和手段,通过起诉和举报等方式阻碍被害单位上市,引起被害单位相关人员的恐惧心理,进而索要被害单位财物人民币80万元,实际得款人民币10万元,其行为已构成敲诈勒索罪,判决被告人李某文有期徒刑四年六个月、罚金5万,李某武有期徒刑二年,罚金2万。对知识产权恶意诉讼的行为进行刑法规制,有力打击了利用知识产权恶意诉讼的不法行为,值得肯定。同时,在对知识产权恶意诉讼进行刑法规制时,仍应坚持“谦抑原则”,准确划分合理行使权利和权利滥用、权利保护与违法犯罪行为的界限,避免矫枉过正。

2.合并审理问题

知识产权恶意诉讼受害者提起的反诉能否与本诉合并审理,知识产权恶意诉讼受害者同时提起确认不侵权之诉、“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”之诉以及不正当竞争之诉,应如何处理?根据最高人民法院于2020年9月印发的《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》第6条第2款的规定,电子商务平台经营者、平台内经营者以错误通知、恶意发出通知造成其损害为由,向人民法院提起诉讼的,可与涉电子商务平台知识产权纠纷案件一并审理,该条款提高了对受害平台及经营者救济的及时性。笔者认为,在知识产权侵权诉讼中对权利人是否具有恶意诉讼的行为一并审理具有合理性和可行性。同时,受害者同时提出确认不侵权之诉、“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”之诉以及不正当竞争之诉的,虽案由不同,但其纠纷实质相同,可以一并审理,不重复判赔。

知识产权恶意诉讼的综合治理

知识产权恶意诉讼、恶意投诉等问题的表象是权利的滥用,根源在于权利的不当取得,治理关键在于完善预防性法律制度,从源头上减少“垃圾专利”“抢注商标”的数量,同时加大对恶意利用知识产权制度行为的打击力度。当前,我国加大对恶意申请注册专利商标等行为的打击力度,修改了商标法、专利法,出台配套措施《规范商标申请注册行为若干规定》、《关于规范专利申请行为的若干规定》等。2021年2月,国家知识产权局印发《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》,全面取消对专利申请的资助,严厉打击非正常专利申请行为,体现了我国知识产权建设从追求数量到提高质量的转变,对扰乱行政管理秩序、损害公共利益、妨碍企业创新、浪费公共资源、破坏知识产权保护制度的行为作出有力回应。

在司法保护方面,最高人民法院在2020年9月10日印发的《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》对《电子商务法》第42条的“恶意”的标准作了进一步明确,认为人民法院可考虑以下因素:提交伪造、变造的权利证明;提交虚假侵权对比的鉴定意见、专家意见;明知权利状态不稳定仍发出通知;明知通知错误仍不及时撤回或者更正;反复提交错误通知等,依法保护电子商务领域各方主体的合法权益,促进电子商务平台经营活动规范、有序、健康发展。同时,司法通过发布典型案例等方式不断明确该类型纠纷的审理思路和裁判标准,发挥案例的指导和示范作用。最高人民法院公布的2019年中国法院知识产权典型案例中,涉知识产权恶意诉讼或投诉的案例有5件。

发挥多元解纷机制作用,加强协同治理亦是治理知识产权恶意诉讼不可或缺的一环。倡导电商平台、行业协会等提高自治能力,加强事前防范,建立信用管理机制,将知识产权恶意诉讼、恶意投诉者纳入失信惩戒黑名单,共同推动知识产权领域诉讼诚信体系建设。

结语

“有光的地方就有阴影”。知识产权保护制度的发展过程中,出现知识产权恶意诉讼问题不可避免。在加强知识产权的过程中,对知识产权恶意诉讼进行及时、有力的规制是促进知识产权保护事业健康有序发展、营造诚实守信的营商环境的重要保障,是回应群众关切、满足人民司法需求的必然要求。准确辩识知识产权恶意诉讼,厘清相关裁判标准,才能既维护知识产权权利人的合法权利,鼓励创新创造,又维护社会公众合法利益,实现权利保障与禁止滥用之间的平衡。

相关文章

发表于: 2021-05-06 05:12:08 PM
更多新闻请到脸书追踪我们:我的分享平台

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*